外观设计专利产品的制造行为

案情回放:江门市某照明有限公司是是一家致力于研发、生产、销售高品质、高节能LED产品的高新技术企业。该企业注重产品创新开发和知识产权保护,于2017年5月申请了名称为“LED灯配件(展示架)”、“LED展示架”两项外观设计专利,并于同年6月获得授权。

2018年,该公司发现佛山某照明公司(以下简称“被告”)正在对外销售侵犯上述外观设计专利的产品,故委托嘉权公司进行证据固定,并起诉到广州知识产权法院,2019年2月,广州知识产权法院判决被告构成侵权,判令停止制造、销售被诉侵权产品。

在庭审中,被告承认被诉产品系其销售,但否认被诉产品由其制造,理由为被诉产品系被告采购自案外人,并提供了证据,并且,被告的经营范围并不包含生产,没有制造被诉产品的能力。

法律依据:北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》100条:制造外观设计专利产品,是指专利权人向国务院专利行政部门申请专利时提交的图片或照片中的该外观设计产品被实现。

《合同法》第396条:委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事物的合同。

《专利法》第十一条第2款: 外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

专家点评:外观设计专利产品的制造行为一般包含以下几种:

①、狭义的制造行为;

②、委托加工制造:本案中,虽然被告公司的经营范围没有显示有制造被诉侵权产品的能力,但并不排除可以委托他人制造。被告自行提供的样品图片证据上具有被告的商标标识,可以表明案外人受被告委托专门制作,被告属于产品的委托方和定作方,属于实施了制造被诉侵权产品的行为;((2018)粤73民初2552号案判例)

③、组装行为:指将含有外观设计专利的部件组装成完整的外观设计专利产品的行为,该种行为属于外观设计专利产品的制造行为。又如,若被告从案外人处购买了外观设计产品,然后在该外观设计产品上添加细微的形状、图案或色彩等局部细微改变并出售,假设做了局部细微改变后的被诉产品构成对涉案专利的侵权,也应当认定属于制造行为;((2006)粤高法民三终字第369号案判例)

④、回收利用行为:对于回收特定外观设计产品,并将其用于包装与其使用的产品相同或相近类别的产品的行为,视为产品制造行为。⑤、“监制”、“商标”等其他行为:对于在产品或包装箱上标明“监制”字样,且具有被告信息(如被告主体名称、商标等),作用在于起到宣示被诉产品系被告生产的法律效果,一般会被认定为具有制造行为。((2018)粤民终2493号案判例);

当然,仅凭“监制”二字,或者仅凭被诉产品外包装上标注有被告的商标等孤证,尚不足以认定被告系被诉产品的制造者;(最高人民法院(2012)民申字第211号民事裁定书))。

知识产权是个人的合法权益,创新是经济、社会和个人发展的不竭动力,随着中国经济社会发展目标向纵深拓展,知识产权保护势在必行。跟随我国将加快知识产权保护体系建设,知识产权将建设侵权惩罚性赔偿制度,外观设计专利的制造行为侵权作为侵权源头,属于各级人民法院和知识产权行政执法机关的重点打击对象。(宁兵兵)、

责任编辑:蔡少颖